Una delle principali novità affrontate durante l’anno trascorso è sicuramente la nuova Trademark Law, sia per la non certo positiva reputazione che la Cina gode in questo settore, sia per l’interesse che gli operatori stranieri hanno sempre manifestato verso una migliore tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

La nuova Legge, entrata in vigore dal 1 maggio 2014 con l’obiettivo di garantire una maggior tutela del marchio d’impresa, ha rappresentato l’occasione per realizzare una ampia revisione della disciplina vigente.

Modernizzazione del processo per la registrazione del marchio

A tale scopo è stata ufficialmente riconosciuta la possibilità di effettuare depositi telematici, anche se sarà necessario attendere ancora un po’ di tempo perché venga reso effettivo il funzionamento del deposito on line e del relativo sistema di ricerca. Inoltre, è stata introdotta la possibilità di presentare domande di registrazione per più di una classe merceologica  ed è ora ammessa la registrazione del marchio sonoro, prima vietata.

Semplificazione del procedimento di opposizione alla registrazione

La nuova normativa attribuisce il diritto di agire contro la registrazione esclusivamente alle persone fisiche e giuridiche aventi uno specifico interesse ad opporsi, mentre ai sensi della previgente normativa chiunque poteva agire per l’opposizione. Inoltre in caso di rigetto della medesima, si procederà alla registrazione del marchio, riservando all’opponente la sola facoltà di presentare istanza d’invalidazione del marchio medesimo.

Lotta alle registrazioni in mala fede

La nuova Legge prevede espressamente che tutte le domande debbano essere conformi ai principi di buona fede ed onestà. La possibilità di agire in opposizione ad una domanda di registrazione o per la cancellazione di una registrazione ottenuta in mala fede era già formalmente garantita, ma difficilmente riconosciuta dalle Corti. La speranza è che la nuova normativa possa, ponendo l’accento su tale concetto, garantirne una miglior implementazione. Le Trademark Agencies (ossia le agenzie deputate alla registrazione dei marchi) e gli agenti personalmente hanno l’obbligo di agire in conformità ai principi di buona fede ed onestà. Prevede infatti la riforma che, laddove un agente riconosca (o sia nella condizione di riconoscere) che una domanda di registrazione è una domanda “pirata”, questi sia tenuto a rifiutare l’incarico. In caso contrario sono previste sanzioni che vanno dagli 800 ai 16 mila dollari.

Inasprimento delle sanzioni contro i trasgressori

Ai sensi della nuova Legge, in caso di illecito i danni patiti dal titolare del marchio vengono calcolati con riferimento alle perdite effettivamente subite (danno emergente) e, in caso di illeciti particolarmente gravi, l’ammontare del danno risarcibile può essere triplicato.  Laddove sia difficile provare il danno effettivamente subito, il risarcimento potrà essere liquidato in un importo fino a 3 milioni di renminbi.

La nuova normativa potrebbe essere dunque l’occasione per le nostre aziende di valutare, negoziare o agire in giudizio per la tutela del proprio marchio all’interno del mercato cinese.

(A cura dell’Ufficio di Shanghai – Luigi Zunarelli e Sabrina Gao – tel. +86 21 51501952)

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